Договор на использование товарного знака

Лицензионный договор на использование товарного знака

Использование товарного знака

Лицензионный договор представляет собой юридический документ, по которому одна сторона обязуется передать право пользования зарегистрированным товарным знаком другой стороне, с указанием или без указания пределов территории использования передаваемого знака. Необходимо помнить о том, что сторона, передающая право пользования товарным знаком по лицензионному договору, обязана осуществлять контроль качества выпускаемой продукции стороной, принявшей право пользования товарным знаком. Действующее законодательство предусматривает регистрацию лицензионного договора с исключительной или с неисключительной лицензией на товарный знак.
Договор с исключительной лицензией предоствляет лицензиату (лицу, получающему право использования) исключительное право на использование товарного знака, при этомлицензиар (правообладатель товарного знака) не вправе заключать лицензионные договоры с другими лицами.
Договор неисключительной лицензии предусматривает использование одного и того же товарного знака как его правообладателем (лицензиаром), так и стороной, получившей лицензию, причем за правообладателем сохраняется право выдачи лицензий и другим лицам. Кроме этого, различают частичную и полную лицензию. В первом случае товарный знак можно использовать только для указанной в договоре части товаров или услуг. Во втором случае, право использования товарного знака распространяется на весь указанный в договоре перечень товаров и услуг.

Предоставление права использования товарного знака

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака. Правообладатель товарного знака может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Таким образом, лицо, незаконно использующее чужой товарный знак, несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Однако законный путь использования чужого товарного знака все же есть. Правообладатель товарного знака может предоставить другому лицу права использования товарного знака в установленных договором пределах путём заключения лицензионного договора.
Заключение лицензионного договора на товарный знак не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.
Лицензионный договор на товарный знак подлежит обязательной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам «Роспатент».

Лицензионный договор на товарный знак может быть двух видов:

1 Неисключительная лицензия
Предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.
2 Исключительная лицензия
Предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

Для того чтобы зарегистрировать лицензионный договор
необходимы следующие сведения:

1
  • Сведения о Лицензиаре (наименование, юридический адрес, ОГРН, ФИО и должность руководителя), все сведения должны соответствовать данным, содержащимся в Реестре товарных знаков РФ.
  • Сведения о Лицензиате (наименование, юридический адрес, ОГРН, ФИО и должность руководителя).
  • Предмет договора (номер свидетельства товарного знака, классы МКТУ, на которые выдаётся право использования), в свидетельство на товарный знак и в Реестр товарных знаков РФ должны быть внесены все изменения (если таковые были).
  • Вид лицензии.
  • Срок выдачи лицензии – он не может быть больше, чем срок действия товарного знака.
  • Территория – если территория не указана, то это вся территория РФ.
  • Размер вознаграждения – договор между юридическими лицами должен быть возмездным.
  • Прочие условия, которые необходимо для включения в лицензионный договор — например, условия выплаты вознаграждения, условия расторжения договора, возможность выдачи сублицензий и т.д.

Следует иметь в виду, что изменения, вносимые в лицензионный договор, и расторжение лицензионного договора также подлежат обязательной регистрации в «Роспатент»е.

Используя чужой товарный знак или иные объекты интеллектуальной собственности (бренд, технологию, логотип и пр.), компании могут не только улучшить конкурентоспособность продукции, но и на основании подл.37 п.1 ст.264 НК РФ учесть лицензионные платежи (роялти) при расчете налога на прибыль как прочие расходы, связанные с производством и реализацией.

Как правило, в роли компании-лицензиара (владельца товарного знака) по таким операциям раньше выступали офшорная фирма (с учетом деофшоризации подобные схемы стали терять смысл) либо ИП или организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, которые начисляют на роялти налоги по меньшим ставкам. Во всех этих случаях искусственное завышение лицензионных платежей, а также взаимозависимость сторон лицензионного договора могут привести к судебному спору с налоговыми органами.

Как защититься от претензий налоговых органов

Начнем с правовых вопросов. В соответствии со ст. 1481 Гражданского кодекса РФ на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство. А это значит, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право на него. И никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Организация может получить право распоряжаться товарным знаком другого лица двумя способами:

  • по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак (ст. 1488 ГК РФ);
  • по лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака (ст. 1489 I К РФ).

Вернемся к практике. Предположим, что некая компания существует уже несколько лет и использует в своей деятельности незарегистрированный товарный знак. С целью применения схемы оптимизации налогов компания принимает решение зарегистрировать товарный знак на собственника, который также оформлен как ИП, применяющий упрощенную систему налогообложения. Впоследствии по лицензионному договору организация намерена платить роялти за пользование товарным знаком.

Будут ли претензии со стороны налоговых инспекторов? Конечно. Налицо схема, единственной целью которой является снижение налогов. Однако если собственник преследовал иные намерения, то и подобные отношения можно обосновать.

Например, учредитель мог планировать продажу бизнеса в будущем и для получения дополнительного дохода от сделки отдельно зарегистрировал товарный знак на себя.

Возможен и другой вариант: один из владельцев бизнеса обманул других учредителей и оформил нематериальный актив на свое ИП. При этом судебные иски обманутых учредителей и подтвержденный арбитрами график платежей, а также размер роялти будут вескими аргументами в пользу налогоплательщика при налоговой проверке.

Также учтите, согласно п.1 ст1490 ГК РФ право пользования товарным знаком подлежит государственной регистрации в Роспатенте.

Для расчета регулярных платежей по роялти традиционно используются два метода, привязка суммы роялти к рыночной оценке стоимости товарного знака как нематериального актива для владельца самого знака; расчет суммы роялти на базе среднеотраслевых процентных отчислений от цены товара, объема продаж или чистой прибыли.

Организациям рекомендуется применять один из методов расчета роялти, указанных в Методических рекомендациях по определению рыночной стоимости интеллектуальной собственности, утвержденных распоряжением Минимущества России от 26.11.2002 № СК-4/21297.

В Методических рекомендациях предлагается применять доходный, сравнительный и затратный подходы к оценке рыночной стоимости лицензионных платежей.

Доходный подход самый распространенный. Он применяется при получении организацией доходов от использования товарного знака.

Основными видами таких доходов являются:

  • экономия затрат на производство и реализацию продукции, работ или услуг и на инвестиции в основные и оборотные средства;
  • увеличение цены единицы выпускаемой продукции, работ или услуг;
  • увеличение физического объема продаж выпускаемой продукции, работ или услуг;
  • снижение выплат налогов или иных обязательных платежей;
  • сокращение платежей в счет обслуживания долга;
  • снижение риска получения денежного потока от использования объекта оценки;
  • улучшение временной структуры денежного потока от использования объекта оценки и пр.

Рыночная стоимость товарного знака с применением доходного подхода определяется путем дисконтирования или капитализации денежных потоков от использования бренда

В первом случае расчет включает следующие процедуры:

  • определение величины и временной структуры денежных потоков, создаваемых путем использования товарного знака;
  • определение величины соответствующей ставки дисконтирования;
  • расчет рыночной стоимости товарного знака путем дисконтирования всех денежных потоков, связанных с использованием интеллектуальной собственности

В свою очередь, определение рыночной стоимости товарного знака, основанное на капитализации, включает следующие процедуры:

  • определение денежных потоков, создаваемых путем использования определение величины соответствующей ставки капитализации денежных потоков от использования товарного знака,
  • расчет рыночной стоимости бренда путем капитализации денежных средств.

Сравнительный подход определения величины роялти может использоваться при наличии достоверной и доступной информации о ценах аналоговых брендов путем их корректировки. Данный подход включает следующие определение элементов (факторов, изменение которых влияет на рыночную стоимость товарного знака), по которым осуществляется сравнение товарного знака с аналогичными брендами.

Наиболее важными элементами являются:

  • условия финансирования сделок с интеллектуальной собственностью;
  • отрасль, в которой используются бренды;
  • спрос на продукцию, которая может производиться или реализовываться с использованием товарного знака;
  • наличие конкурирующих предложений и т.д.
  • определение по каждому элементу характера и степени отличии от каждого аналога;
  • определение по каждому элементу корректировок цен аналогов, соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого

Корректировка по каждому элементу цен каждого аналога, сглаживающая их отличия от оцениваемой интеллектуальной собственности, расчет рыночной стоимости интеллектуальной собственности путем обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов.

Затратный подход основан на определении затрат, необходимых для восстановления или замещения объекта оценки с учетом его износа.

Определение рыночной стоимости с использованием затратного подхода:

  • определение суммы затрат на создание нового объекта, аналогичного оцениваемому бренду;
  • определение величины износа товарного знака по отношению к новому аналогичному объекту оценки;
  • расчет рыночной стоимости товарного знака путем вычитания из суммы затрат на создание нового объекта оценки величины износа бренда.

При оценке следует учитывать все существенные расходы, в том числе оплату труда, маркетинговые и рекламные расходы; расходы на страхование рисков, связанных с объектами интеллектуальной собственности; расходы и издержки на решение правовых конфликтов, на израсходованные материалы; себестоимость научно-методического обеспечения, индивидуализации собственной продукции — логотипа, лицензий, сертификатов и т.д.

Чтобы определить минимальную ставку роялти, можно обратиться на портал по оценочной деятельности МОК, где приведен базовый метод расчета роялти за использование товарного знака как процента от цены товара, объема продаж или прибыли.

Рекомендуем обратить внимание и на факторы, влияющие на изменение базовой ставки платежей по роялти в соответствии с международными стандартами.

Объем передаваемых прав. Наиболее высокие ставки роялти будут по полным лицензиям, то есть когда лицензиат получает исключительное право на использование товарного знака. Несколько меньшие (но тоже достаточно высокие) ставки роялти бывают при исключительных лицензиях (когда лицензиар сохраняет за собой право использования товарного знака). Наименьшие ставки роялти бывают в случае неисключительных (простых) лицензий, так как в этом случае не исключаются взаимная конкуренция и конкуренция между другими лицензиатами.

При неисключительных лицензиях понижение базовой ставки возможно на 30-70%.

Территория действия лицензионного договора. Ставка роялти зависит от размера территории – возможно повышение базовой ставки на 10-90%.

Наличие конкурентных предложений. Имеются в виду конкурентные предложения на продажу технологий, сопоставимых по экономической эффективности с закупаемой. При наличии конкуренции ставка роялти будет уменьшаться.

Возможно понижение базовой ставки на 10-30%.

Размер необходимых капиталовложений. Они необходимы для организации производства / торговой деятельности по лицензии. Чем больше размер капиталовложений, тем меньше ставка роялти.

Возможно понижение базовой ставки на 10-70%.

Репутационные возможности лицензиата получать прибыль от использования товарного знака. Если лицензиар имеет хороший гудвилл и (или) товарный знак и лицензиат прямо или косвенно может использовать эту информацию в рекламе лицензионной продукции, то ставка роялти в этом случае может быть увеличена.

Возможно повышение базовой ставки на 10-30%.

Используя эти факторы, можно обосновать размер роялти в пределах 7-10% от выручки.

Обратите внимание!

Компания должна не только определить рыночную стоимость лицензионных платежей, но и подтвердить их экономическую обоснованность расчетами, показывающими, что использование товарного знака способствовало увеличению объемов продаж продукции. Если компания не может это доказать, то признать в расходах роялти будет нельзя, так как эти платежи для организации будут являться экономически не обоснованными в соответствии со ст.252 НК РФ.

Приведем пример подобных рисков. Скажем, ИП – собственник бизнеса зарегистрировал на себя товарный знак. При этом в холдинге есть еще две организации: производственная и торговая. Производственная компания использует в деятельности товарный знак – она наносит его на производимую продукцию. А вот торговая фирма получает эту продукцию уже с нанесенным товарным знаком. Выходит, право пользования товарным знаком ей не нужно и целесообразно платить роялти только с производственной организации.

Налицо и обратная ситуация: с правообладателем товарного знака лицензионный договор может заключить торговая компания, которая заказывает у производственного предприятия определенную продукцию и нанесение на нее товарного знака. Тогда уже производственной организации заключать лицензионный договор с ИП не следует.

Либо договор могут заключить одновременно обе компании и обе будут платить в адрес предпринимателя роялти. Но тогда не исключено, что придется доказывать налоговикам экономическую обоснованность произведенных затрат, например путем включения в договор поставки обязательного условия уплаты роялти правообладателю товарного знака.

Схожие риски могут возникнуть и в случае, когда компания не только платит лицензионные платежи, но и получает сублицензионные. Если организация не сможет доказать применение в своей деятельности товарного знака инспекторам ничего не останется делать кроме того, чтобы сравнить сумму этих платежей. Очевидно, что когда величина сублицензионных платежей (дохода) окажется меньше лицензионных выплат (расхода), контролеры также будут пытаться снимать расходы компании в целях налога на прибыль.

Тем не менее шансы выиграть подобный спор в суде есть.

В 2011 году ВАС РФ встал на сторону налогоплательщиков, указав, что рентабельность деятельности определяется не сопоставлением цен на товары (работы услуги), реализованные налогоплательщиком, с ценами на товары (работы, услуги), приобретенные им, а экономическими результатами хозяйственной деятельности в целом И если организация в период действия лицензионного и сублицензионного договоров имеет стабильный доход, то ее деятельность является рентабельной (см. Определение ВАС РФ от 28 02 2011 № ВАС-15093/10 по делу № А40-154999/09-108-1176).

Использование товарного знака, договор

Договор об отчуждении
исключительного права является одной из
форм распоряжения исключительным правом (ст. 1233). К нему применяются
общие правила об обязательствах (ст. 307-419) и о договоре (ст. 420-453).

Общие правила регулирования
договора об отчуждении исключительного права содержатся в ст. 1234 ГК. В
соответствии с правилами п. 1 ст. 1488 ГК одна сторона, именуемая
правообладателем, передает или обязуется передать другой стороне
(приобретателю) исключительное право. Передается (отчуждается) принадлежащее
правообладателю исключительное право в полном объеме в момент государственной
регистрации договора.

Исключительное право к
приобретателю переходит в момент государственной регистрации договора в
Роспатенте. Порядок регистрации устанавливается патентным ведомством.

В п. 2 ст. 1488 ГК речь идет о
недопустимости отчуждения исключительного права, если такое отчуждение может
явиться причиной введения потребителя в заблуждение. ГК предусмотрено
предотвращение введения в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Требование обусловлено
необходимостью защиты прав потребителей, у которых маркированный товарным
знаком товар ассоциируется с определенным производителем.

Следовательно, компания «А», передав
компании «Б» исключительные права в полном объеме, не вправе производить
отчуждение исключительного права третьему лицу.

В этом случае признание через суд
компанией «Б» договора между компаниями «А» и «В» недействительным оправдано и
законно. В то же время компания «Б» имеет полное право предъявить к компании «В»
требование о возмещении убытков, либо вправе требовать по своему выбору от
нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в
размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению
суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости
товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере
стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены,
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное
использование товарного знака. (ст. 1515 ГК РФ)

В данном случае также спорно
признание компании «В» добросовестным приобретателем, поскольку согласно ст. 302
ГК РФ Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его
отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный
приобретатель) – при исчерпании всех доступных способов проверки данного
обстоятельства, то собственник вправе истребовать это имущество от
приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом,
которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у
того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.
Спорность статуса добросовестного приобретателя компании «В» обусловлена тем,
что лицо вправе было уточнить статус товарного знака как объекта исключительного
права на официальном портале Роспатента.

В соответствии с Постановлением
Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. N 6-П права лица, считающего себя
собственником имущества, не подлежат защите путем удовлетворения иска к
добросовестному приобретателю с использованием правового механизма,
установленного пунктами 1 и 2 статьи 167 настоящего Кодекса. Такая защита
возможна лишь путем удовлетворения виндикационного иска, если для этого имеются
те предусмотренные статьей 302 настоящего Кодекса основания, которые дают право
истребовать имущество и у добросовестного приобретателя

Источники: ГК РФ, Постановление
Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29.04.2010 года № 10/22, Постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.10.2011 N 17АП-8684/2011-ГК
по делу N А60-9932/2011

Зачастую при осуществлении совместных проектов у компаний появляется потребность в использовании товарного знака, бренда, торговой марки друг друга.

Что такое товарный знак? Это персонализация товара либо услуги. Компания либо лицо, зарегистрировавшие свой знак отличия, являются его владельцем. Если права будет нарушены, то в будущем в мошенника возникнут серьезные проблемы, решить которые будет очень и очень сложно. Как доказать незаконное использование товарного знака можно узнать по ссылке.

Разрешение на использование товарного знака дает возможность третьему лицу применять торговый знак в коммерческих целях платно или на иных условиях. Все вопросы в сфере интеллектуальной собственности лучше разобрать с нашим адвокатом, чтобы в последующем не столкнуться со штрафными санкциями, спорами в суде и конфликтом сторон предпринимательской деятельности.

ПОЛЕЗНО: смотрите видео по теме защита интеллектуальной собственности, узнавайте, как правильно выстроить защиту товарного знака и иных прав. Подписывайтесь на канал YouTube и получайте бесплатные советы адвоката по авторским и исключительным правам в комментариях

Особенности заключения соглашения на использование товарного знака

Перед предприятиями, осуществляющими совместные проекты, появляется потребность в применении товарного знака партнеров. Оформление всех необходимых соглашений требует прохождения процедуры регистрации и дополнительных финансовых затрат в рамках чего будет защита товарного знака и знака обслуживания на уровне договорных отношений.

Лицензионный договор на право использования товарного знака – это, в первую очередь, юридический документ. При сделке обязательно озвучивание условий и способов этого применения. Стоит отметить, что компания, передающая право использования, должна производить контроль качества производимой продукции стороной, использующей знак отличия. Соглашение об использовании товарного знака также обязывает вторую сторону производить заранее оговоренную плату.

Образец разрешения на использование товарного знака

Директору ООО «Бренд»

от ООО «Торговая марка»

Согласие на использование товарного знака

ООО «Торговая марка» в лице директора (далее по тексту «Правообладатель»), настоящим письмом дает согласие и подтверждает:

  1. «Правообладатель» является собственником исключительных прав на товарный знак, что подтверждается свидетельством о регистрации №__ от ___________;
  2. «Правообладатель» настоящим письмом предоставляет ООО «Бренд» согласие на использование товарного знака путем размещения его на сайте ООО «Бренд» с доменным именем ________, размещения в полиграфической продукции, прайсе партнера;
  3. Право на использование исключительного права предоставлено сроком на три года без права передачи третьим лицам;
  4. Использование товарного знака в объеме большем, чем оговаривается в настоящем письме, подлежит дополнительному согласованию с правообладателем.

Дата, подпись

Разрешительное письмо от правообладателя

Письмо разрешение на использование товарного знака – альтернатива соглашению и еще один законный способ оформления взаимоотношений с правообладателем. Заключение договора удобно при долгосрочном сотрудничестве. Значительно менее затратным и удобным способом при простом размещении торгового знака на сайте считается получение письма.

На имя правообладателя дается запрос на использование логотипа. При получении согласия вы можете его применять в своем интернет-магазине, законно и без негативных последствий для своего бизнеса.

Использование товарного знака без лицензионного договора может привести к судебному разбирательству (подробнее по вопросу защита прав исключительного лицензиата по ссылке). И если факт нарушения будет доказан, то нарушитель понесет гражданскую, административную и даже уголовную ответственность.

Если у вас возникают какие-либо вопросы, Вам следует проконсультироваться с нашими специалистами в области интеллектуальных споров, зарекомендовавшими себя с наилучшей стороны. Они помогут решить все проблемы в максимально короткое время. Однако Вам следует предельно серьезно отнестись к их выбору, так как от этого будет во многом зависеть конечный результат. Они должны обладать большим опытом работы в интересующей сфере деятельности. Такими можно считать наших адвокатов, которые готовы принять Вас прямо сейчас.

ИНТЕРЕСНО: взыскание компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по ссылке в блоге адвоката

Договор на использование товарного знака

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *