Патент на служебное изобретение

Что должны знать работодатель и работник о служебных изобретения

Служебный характер определяет взаимоотношения между работодателем и работником по поводу созданного технического решения: устанавливает надлежащего правообладателя и автора, определяет необходимость выплаты вознаграждения автору, заключения лицензионного договора и многое другое.

От того, насколько добросовестно будут урегулированы все права и учтены интересы лиц, относящихся к данному изобретению, зависит судьба самого технического решения и полученного на него патента в случае его регистрации.

Чтобы правообладатель не лишился патента, а автор получил причитающееся ему вознаграждение, и работник и работодатель должны знать некоторые особенности служебных изобретений:

  1. Техническое решение может быть признано служебным, если оно создано работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или по конкретному заданию работодателя.
  2. Право авторства на служебное изобретение принадлежит работнику.
  3. Исключительное право и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.
  4. В случае создания работником служебного результата интеллектуальной деятельности на работодателя возлагается обязанность по уплате вознаграждения работнику, создавшему такой результат.

Более подробно процедура урегулирования отношений по поводу служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов приведена в статье 1370 ГК РФ.

Важно знать:

Для признания изобретения служебным не требуется, чтобы в трудовом договоре работника присутствовало прямое указание на выполнение работ по созданию конкретных объектов либо их усовершенствованию. Определяющим служебный характер является факт его создания работником в связи с выполнением трудовых обязанностей, которые могут существовать в виде относительно общего круга осуществляемых работником трудовых функций, или конкретного задания работодателя.

Часто разрешение вопроса об определении изобретения в качестве служебного сопряжено со множеством конфликтных ситуаций. Поэтому в судебной практике президиума Суда по интеллектуальным правам были выработаны критерии, которые учитываются судьями при разрешении данного вопроса.

6 критериев определения служебного характера изобретения:

  • соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объект;
  • пределы трудовых обязанностей работника
  • место выполнения работ
  • источник оборудования и средств, использованных для их создания; возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан объект
  • цель создания объекта
  • последующее поведение работника и работодателя, составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке объектов в порядке исполнения трудовых обязанностей

Рассмотрим некоторые нестандартные ситуации, которые могут быть актуальны при создании служебных изобретений как для работодателя, так и для работника.

Признается ли служебным изобретение, созданное руководителем организации-работодателя?

С одной стороны, если нет служебного задания на создание конкретного объекта руководителю организации, то это не свидетельствует о его неслужебном характере, потому что руководитель уполномочен давать такие задания в том числе себе.

Но с другой стороны, предоставление руководителем в суд служебного задания также само по себе не дает основания для вывода о том, что изобретение является служебным, поскольку руководитель имеет возможность составлять любые необходимые ему документы в подтверждение своей правовой позиции.

Таким образом, служебный характер объекта, созданного руководителем, будет устанавливаться на основании выше приведенных критериев.

Является ли служебным изобретение, созданное сотрудником, работающим по совместительству?

В соответствии с положением статьи 1370 ГК РФ служебный объект создается работником в период нахождения в трудовых отношениях. При этом работник может заключать трудовые договоры с несколькими работодателями (внешнее совместительство).

Поскольку создание служебного изобретения возможно не только по основному месту работы, то он может быть создан также при работе по совместительству.

Однако если два работодателя (по основному месту работы и совместительству) претендуют на то, что объект патентного права создан работником при выполнении трудовых обязанностей именно у них, то анализируется, у кого из работодателей был создан данный объект с учетом приведенных выше критериев.

Является ли служебным изобретение, если один из авторов изобретения не является работником данного работодателя?

В случае если объект патентного права создан работником в связи с выполнением им трудовых обязанностей в соавторстве с другим физическим лицом, то определяются лишь взаимоотношения работника и его работодателя.

Это означает, что иной соавтор вправе использовать этот результат по своему усмотрению, если соглашением не предусмотрено иное. Например, если в отношении одного из соавторов результат интеллектуальной деятельности является служебным, то право на получение патента принадлежит его работодателю.

Второй же автор, в отношении которого результат интеллектуальной деятельности служебным не является, также имеет право на получение патента и может быть сопатентообладателем.

Важно учесть, что если изобретение не является служебным, то правом на получение патента обладает именно его автор. Если работодатель планирует получать патент на юридическое лицо, то необходимо заключить договор, по которому автор передает все соответствующие права юридическому лицу.

Но даже если, изобретение по всем признакам является служебным (например, создано по конкретному заданию руководителю), то составление дополнительного договора о передаче прав не будет лишним, хоть и не является обязательством сторон в такой ситуации. Это позволит максимально снизить риски, например, в оспаривании правомерности выдачи патента автором такого изобретения.

Зачастую предприниматели не уделяют должного внимания оформлению прав на технические решения, которые их сотрудники создают в процессе своей трудовой деятельности. Более того, у многих из них даже не возникает сомнений, что исключительные права на изобретения могут принадлежать не им. Вместе с тем неправильное оформление документов приводит к ситуациям, когда владельцем изобретения оказывается работник и единственным выходом становится заключение с ним лицензионного договора с выплатой вознаграждения. Рассмотрим обстоятельства, которые необходимо учесть во избежание подобных негативных последствий.

1. Круг обязанностей работника должен быть связан с созданием технических решений

Чтобы исключительное право на изобретение принадлежало работодателю, оно должно носить служебный характер. В соответствии с ч. 1 ст. 1370 ГК РФ изобретение признается служебным, если оно создано работником в связи с выполнением им своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. 📌 Реклама Отключить

При определении того, является ли изобретение служебным, суды принимают во внимание следующие обстоятельства:

  • соотношение осуществляемой работодателем деятельности со сферой, в которой создан патентоспособный объект;
  • пределы трудовых обязанностей работника;
  • место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов;
  • источник оборудования и средств, использованных для их создания;
  • возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект;
  • цель создания патентоспособного объекта;
  • последующее поведение работника и работодателя, а также составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке технических решений в порядке исполнения трудовых обязанностей, иные обстоятельства.

Итак, для правильного оформления прав на создаваемые изобретения необходимо составить должностную инструкцию, в которой будет прописана обязанность работника по ведению технических и конструкторских разработок в определенном направлении. 📌 Реклама Отключить

При возникновении потребности в создании конкретного технического решения работодателю также требуется сформировать задание на проектирование, конструкторские или технические работы по созданию определенной детали, узла или инструмента. При этом текст задания должен соотноситься с информацией, которая содержится в должностной инструкции.

При отсутствии надлежащим образом оформленных документов у работодателя не получится доказать служебный характер изобретения.

Дело № СИП-184/2016

После того, как предпринимателю стало известно, что его сотрудник получил патент на изобретение «Красный нитридный люминофор», он обратился в суд с иском о признании данного патента недействительным. Предприниматель полагал, что изобретение является служебным, так как создано работником в связи с выполнением трудовых обязанностей. Однако исследовав трудовой договор, суд пришёл к выводу, что на работника были возложены административные функции по общему руководству работой компании. При этом обязанности по проведению каких-либо исследовательских работ в его должностные обязанности не входили. Конкретное служебное задание на создание изобретения также отсутствовало, и, соответственно, совпадение деятельности, осуществляемой компанией, со сферой, в которой создано изобретение, само по себе не позволило суду констатировать служебный характер изобретения.

📌 Реклама Отключить

Кроме того, суд отметил, что заявка на патент была подана работником через три месяца после его устройства на работу, но вместе с тем работодатель не представил доказательств, что в течение такого непродолжительного срока можно создать оспариваемое изобретение.

2. Необходимо урегулировать отношения со всеми физическими лицами, которые принимали участие в создании изобретения

В случае, если результат интеллектуальной деятельности создан работником в связи с выполнением им трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в соавторстве с иным физическим лицом, то по правилам статьи 1370 ГК РФ определяются лишь взаимоотношения работника и его работодателя. Соавтор же вправе использовать этот результат по своему усмотрению, если соглашением не предусмотрено иное. Наряду с работодателем другого автора он также может быть указан одним из патентообладателей. 📌 Реклама Отключить

В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 1229 ГК РФ распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации осуществляется правообладателями совместно. Поэтому возникновение разногласий с автором, отношения с котором не урегулированы, может явиться препятствием для распоряжения правами на патент, (например, путем заключения лицензионного договора.

Дело № СИП 818/2014

Предприниматель обратился в суд с иском о признании патента на изобретение «Способ подогрева шахтного вентиляционного воздуха и устройство для его осуществления» недействительным. По его мнению, изобретение являлось служебным, поскольку создано в соавторстве тремя его работниками. При этом в Реестре изобретений РФ автором и патентообладателем числился только один из них.

📌 Реклама Отключить

Суд пришёл к выводу, что в отношении данного работника изобретение не носит служебный характер. Во-первых, с ним был заключен лицензионный договор, по которому предприниматель получал право на использование изобретения. То есть данным договором стороны закрепили, что исключительное право на изобретение принадлежит работнику. И во-вторых, в рамках другого дела о взыскании задолженности по лицензионному договору предприниматель оспаривал размер вознаграждения, а не правомерность его требования со стороны работника.

Вместе с тем предпринимателю удалось доказать, что в отношении двух других работников изобретение является служебным, поскольку в материалы дела были представлены чертежи, протокол технического совещания и деловая переписка. Суды указали, что в отношении двух из трех соавторов результат деятельности является служебным, поэтому за них право на получение патента принадлежит их работодателю. Третий автор, в отношении которого результат интеллектуальной деятельности служебным не является, также имеет право на получение патента и может быть сопатентообладателем. Таким образом, суды признали патент недействительным в части — работодатель был включён в число патентообладателей наряду с его бывшим работником.

📌 Реклама Отключить

3. Судьбой изобретения необходимо распорядиться в течение установленного законом срока

В течение четырех месяцев с момента получения уведомления от работника предприниматель должен совершить одно из следующих действий:

• подать заявку на выдачу патента на служебное изобретение в Роспатент;

• передать право на получение патента на служебное изобретение другому лицу;

• сообщить работнику о сохранении информации о служебном изобретении в тайне.

В противном случае право на получение патента на служебное изобретение перейдёт работнику, а за работодателем сохранится лишь право использования разработки в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю вознаграждения. Это зафиксировано в п. 4 ст. 1370 ГК РФ.

Дело N СИП-648/2015

📌 Реклама Отключить

Компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском о признании патентов на изобретения № 2477650, № 2479346 и № 2501598 недействительными в части указания патентообладателей. Данные требования были мотивированы тем, что одним из авторов изобретений являлся генеральный директор компании, ее единственный участник и главный специалист. По мнению истца, данные изобретения являются служебными, поскольку созданы в процессе осуществления генеральным директором своих служебных обязанностей, а также на оборудовании, принадлежащем компании. Изучив обстоятельства дела, ссуд счел, что работодателю должно было быть известно о создании его единственным учредителем и генеральным директором результата интеллектуальной деятельности, которое подлежит патентованию. Поскольку в установленный законом срок работодатель не обратился в Роспатент с заявкой на выдачу патента, ему было отказано в иске.

📌 Реклама Отключить

4. Необходимо урегулировать вопрос о выплате вознаграждении за создание служебного изобретения

Обязанность по выплате вознаграждения лежит на работодателе в любом случае, даже если принадлежащие ему права на изобретение переданы или предоставлены третьему лицу по договору об отчуждении или по лицензионному договору. Об этом гласит п. 51 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Согласно ч. 4 ст. 1370 ГК РФ если работодатель и работник не закрепили в договоре размер, условия и порядок выплаты вознаграждения, то они будут устанавливаться судом. При принятии решения суд будет руководствоваться Правилами выплаты вознаграждения за служебные изобретения, которые закреплены в Постановлении Правительства Российской Федерации от 04 июня 2014 года № 512 «Об утверждении правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы».

В отличие от объектов авторского права объектами патентной охраны в основном являются результаты, созданные творческим трудом авторов в тех или иных организациях. Большинство изобретателей — это не куста­ри-одиночки, как это бывало ранее, а члены тех или иных трудовых кол­лективов, выполняющие свои служебные обязанности по трудовому или иному договору. Поэтому результаты, полученные изобретателями, обыч­но являются служебными изобретениями и права на них, в том числе и пра­во на подачу заявки, принадлежат не изобретателю, а организации, в кото­рой изобретение создано. Поэтому при подаче заявления на выдачу патента организация, представляемая работодателем изобретателя, оказывается об­ладателем исключительного права на служебное изобретение, а автор-изо­бретатель — обладателем личного неимущественного права.

Такой подход к признанию первичного субъекта патентного права не является единственно возможным. Во многих странах только изобретатель признается первичным субъектом патентного права, а остальные лица мо­гут быть правопреемниками, что соответствует системе прав человека.

Рассмотрим проблему служебных изобретений подробнее. В § 1.9 рассмотрены принципы охраны служебных результатов интеллектуальной деятельности. Определением служебного изобретения следует считать сле­дующее.

Служебное изобретение — это изобретение, которое создано автором в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или задания рабо­тодателя.

В законодательстве большинства стран устанавливается следующий правовой режим служебных изобретений, авторов и работодателей.

1. Личное неимущественное право на служебное изобретение принадле­жит автору.

2. Исключительное право на служебное изобретение и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором с автором не предусмотрено иное.

3. После создания служебного изобретения его автор должен письменно уведомить об этом работодателя.

4. Право на получение патента переходит к автору, если работодатель | течение четырех месяцев после письменного уведомления о создании изо­бретения не подаст заявку на выдачу патента, не передаст право на получе­ние патента иному лицу или не сообщит автору о сохранении информации об изобретении в тайне.

5. Если право на получение патента перешло к автору, работодатель имеет право использовать служебное изобретение в собственном производст­ве на основе простой (неисключительной) лицензии.

6. Автор служебного изобретения имеет право на дополнительное возна­граждение.

Данное положение действует только в том случае, если работодатель получил или не получил патент на изобретение по зависящим от него причинам или передал право на получение патента иным лицам, а также если работодатель решил сохранить информацию об изобретении в тай­не. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодате­лем определяются договором между ним и работником, а в случае спора — судом.

В соответствии со ст. 1370(4) Гражданского кодекса Правительство Российской Федерации вправе устанавливать минимальные ставки возна­граждения за служебные изобретения.

Существуют изобретения, которые созданы автором с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкрет­ного задания работодателя. Такие изобретения в Российской Федера­ции не признаются служебными, однако в соответствии со ст. 1370(5) Гражданского кодекса Российской Федерации «работодатель вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной про­стой (неисключительной) лицензии на использование созданного ре­зультата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения расходов, поне­сенных им»‘.

Нормы правовой охраны служебных изобретений применяются mutatis mutandis (с соответствующими изменениями) в отношении правовой охра­ны изобретений, созданных при выполнении работ по договору (ст. 1371), по заказу (ст. 1372), а также по государственному или муниципальному контракту (ст. 1373).

1 Парламентская газета. 2006. 21 дек. № 214—215. С. 17-2.

176 • Глава 5. Патентное право

§ 5.13. Секретные изобретения • 177

Патент на служебное изобретение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *