Товарный знак до степени смешения

Сходство до степени смешения

Как известно, товарный знак и знак обслуживания (далее — товарный знак) служат для индивидуализации товаров и услуг юридического лица или индивидуального предпринимателя. При регистрации товарных знаков, неправомерном использовании сходного обозначения и в иных случаях возникают вопросы касательно того, не является ли конкретное обозначение сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком. Поскольку в глазах потребителя похожие обозначения могут отождествляться, смешиваться и дезориентировать его, то такое сходство, не говоря уже о тождественности, создаёт определённую угрозу для правообладателя товарного знака. В таких случаях оценка сходства обозначения и товарного знака становится необходимой для того, чтобы сделать заключение о том, является ли использование какого-либо обозначения нарушением исключительного права на товарный знак или же нет, с целью пресечения использования сходного обозначения.

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Определение этой правовой категории даётся в п. 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утверждённых приказом Роспатента от 31.12.09 № 197:

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия

То есть, если в глазах потребителя обозначения «Panasonic» и «Panasoanic» на батарейках, выглядят, в целом, одинаково, особенно, в случае, если шрифт второго визуально похож на шрифт первого, то добавленная буква «а» существенным образом не влияет на восприятие обозначения. В таком случае можно с уверенностью говорить о сходстве до степени смешения.

Также в п. 3 вышеупомянутых Методических рекомендаций указано, что:

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности — больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

С другой стороны, справедливо и обратное: чем выше опасность смешения, тем больше категорий товаров могут считаться однородными. Подтверждение этому имеется в п. 3.6 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживаниях, утверждённых Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198,

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные

И в самом деле, в том случае, если оба обозначения ориентированы для использования в одном сегменте рынка товаров или услуг, то потребителям будет проще дезориентироваться. Например, в случае предполагаемого использования обозначения «Tepal» для индивидуализации товаров, относящихся к бытовой технике, риск его смешения с обозначением «Tefal» гораздо выше, чем при использовании такого обозначения, например, для маркировки сока яблочного безалкогольного.

Следует отметить, что аналогичные или идентичные определения содержались также в более ранних Методических рекомендациях и Правилах, утвёрждённых приказами Роспатента. Ссылки на них можно найти в судебных актах до 2009 года, в том числе, в примерах, приведённых ниже.

Имеется арбитражная практика расширительного толкования понятия «однородные товары» при оценке сходства до степени смешения. Например, в Постановлении 9 ААС по делу А40-28420/07 указано:

Целью недопущения регистрации сходных товарных знаков в отношении однородных товаров и услуг является недопущение недобросовестной конкуренции и недопущение возможности смешения товаров и услуг, предприятий-конкурентов в глазах потребителей.

Следовательно, несмотря на то, что право на товарный знак ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако его охрана распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и однородные, не упомянутые в охранном документе

Указанное Постановление было оставлено судом кассационной инстанции без изменения.

В качестве другого примера можно привести фрагмент Постановления 9 ААС от 06.11.2007 № 09АП-14548/2007 по делу А40-29127/07:

Пояснение понятия «однородные товары» содержится в п. 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом ген. директора Роспатента от 05 марта 2003 г.: «При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки».

Из существа приведенной выше нормы и пояснения понятия «однородные товары» следует вывод, что при разрешении вопроса об однородности товаров решающее значение должно быть придано существованию принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих товаров одному и тому же производителю, а не сопоставлению наименования товара, незаконно маркированного товарным знаком с перечнем товаров, в отношении которых этот товарный знак зарегистрирован.

Данное Постановление также было предметом обжалования в кассационной инстанции, однако было оставлено без изменения. В передаче дела для рассмотрения в порядке надзора в Президиуме ВАС РФ было отказано.

Определение сходства до степени смешения далеко не во всех случаях требует экспертизы. Как следует из п. 13 Информационного Письма Президиума ВАС РФ № 122 от 13 декабря 2007 г. «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. И это логично, ибо суд сам в состоянии оценить сходство обозначений, как потребитель.

Существует заблуждение о том, что аналогичный подход по оценке сходства применяется и в отношении объектов авторских прав. Это неверно. Авторским правом будут охраняться даже два практически идентичных произведения, созданных независимо друг от друга, в силу самого факта их создания, если они удовлетворяют критериям охраноспособности (подробнее — в материале «Почему авторские права НЕ требуют регистрации»). Сходство до степени смешения не оценивается при рассмотрении какого-либо спора по объектам авторских прав.

С этим выводом соглашаются и суды. Так, в Определении ВАС-9410/13 по делу А40-65703/2012, указал на вывод суда апелляционной инстанции, что «схожесть до степени смешения» возможна при использовании товарных знаков, но не при сравнении объектов авторского права, и не нашёл оснований для отмены или изменения обжалуемого акта.

1. Юридическое значение сходства до степени смешения.

Понятие сходство до степени смешения одно из основных в правовом регулировании товарных знаков и знаков обслуживания. Это обусловлено тем, что назначение товарных знаков (торговых марок) заключается в том, чтобы отличать товары одних производителей от однородных товаров других производителей. Именно по этой причине товарные знаки среди объектов исключительных прав относятся к группе средств индивидуализации. Сходство до степени смешения в самом общем виде означает, что товарные знаки или другие средства индивидуализации и, соответственно, товары разных лиц смешиваются в обороте. Такая ситуация не является нормальной, поэтому рассмотрим проблему сходных до степени смешения товарных знаков более подробно.

  1. Юридическое значение сходства до степени смешения.
  2. Определение понятия «сходство до степени смешения».
  3. Признаки сходства товарных знаков до степени смешения.
  4. Сходство до степени смешения в авторском праве.

В первую очередь разберемся с тем, в каких ситуациях сходство между товарными знаками приобретает юридическое значение. Из части IV Гражданского кодекса можно выделить следующие основные ситуации:

  • на этапе регистрации товарного знака: в соответствии со ст.1483 ГК РФ, не могут быть зарегистрированы товарные знаки, которые сходны до степени смешения с другими товарными знаками, имеющими более ранний приоритет, или элементами таких знаков; а также сходные до степени смешения с наименования мест происхождения товаров, официальными государственными символами, фирменными наименованиями, известными произведениями литературы и искусства, именами и псевдонимами известных лиц;
  • на этапе использования товарных знаков: в соответствии со ст.1484 Гражданского кодекса, не допускается использование обозначений, сходных с зарегистрированными товарными знаками, если в результате использования возникает вероятность смешения;
  • на этапе оспаривания зарегистрированного товарного знака: сходство до степени смешения зарегистрированного товарного знака с другим средством индивидуализации, промышленным образцом и некоторыми другими объектами интеллектуальной собственности, права на которые возникли раньше, является одним из оснований оспаривания регистрации такой торговой марки.

Обратите внимание, что во многих случаях сходство до степени смешение должно быть одновременно с фактом однородности товаров и услуг. Если же однородности в этих случаях нет, то нет и оснований отказа в регистрации, ее оспаривания или предъявления требования о защите прав на товарный знак.

Схема №1. Сходство до степени смешения: юридическое значение

2. Определение понятия «сходство до степени смешения».

Гражданский кодекс России не содержит легального определения понятия «сходство до степени смешения», но такое определение содержится в подзаконных нормативно-правовых актах, а именно в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков и Методических рекомендациях Роспатента об определении тождества и сходства до степени смешения.

Тождество товарных знаков — это совпадение обозначений во всех элементах, точное копирование средства индивидуализации. Сходство до степени смешения — это ассоциация товарных знаков между собой, несмотря на отдельные отличия.

Из легального определения видно, что понятие «сходство до степени смешения» во многом субъективно. Судебная практика и административная практика Палаты по патентным спорам ориентируют на рассмотрение вопроса с точки зрения обычного потребителя, а не специалиста, а также на недопустимость даже опасности смешения. То есть не требуется доказывать реальные случаи введения потребителя в заблуждение, достаточно доказать опасность введения в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Если в деле проводится социологическое исследование, ассоциации двух сравниваемых торговых марок друг с другом по мнению 25-30% опрошенных, как правило, достаточно для вывода о сходстве до степени смешения.

Кроме указанных критериев Роспатент и суды учитывают товары, для индивидуализации которых предназначены товарные знаки. Для товаров широкого потребления, которые обычно выбираются с меньшей внимательностью, различия между средствами индивидуализации должны быть более существенны и заметны.

В большинстве случаев вопрос сходства до степени смешения может быть решен судьей самостоятельно, но иногда требуется назначение патентоведческой экспертизы. Перед регистрацией товарного знака рекомендуется всегда проводить предварительную проверку товарного знака на наличие других сходных до степени смешения обозначений.

3. Признаки сходных до степени смешения товарных знаков.

Сходство до степени смешения, его наличие или отсутствие, определяется в зависимости от вида товарного знака, но так или иначе сводится к трем признакам, представленным на схеме.

Схема №2. Признаки сходства до степени смешения

А) Смысловое сходство (семантическое) присутствует, если сравниваемые обозначения выражают одинаковые или подобные идеи («Мелодия сна» – «Музыка сна») или прямо противопоставляют идеи (сок «Я» — сок «Ты»). Смысловое сходство имеется при переводе слова с одного языка на другой («Apple» – «Яблоко»). Избежать вероятности противопоставления сходного по смыслу товарного знака при регистрации торговой марки можно, если использовать вымышленные слова.

Б) Звуковое сходство (фонетическое) присутствует при совпадении начальных и конечных частей товарных знаков, близости состава гласных или согласных. Усиливает звуковое сходство одинаковое ударение, совпадение средних частей, одинаковое количество слогов, наличие парных согласных (например, Бар «Барра» – Бар «Парбарра, Samsung – Самсунг).

В) Визуальное сходство (графическое) присутствует, если торговые марки формируют одинаковое зрительное впечатление с учетом внешней формы, используемого шрифта и алфавита, цветов и оттенков, сходства базовых элементов.

По итогам сравнения по указанным признакам должен быть сделан общий вывод о наличии или отсутствии сходства между товарными знаками до степени смешения Сходство до степени смешения может быть установлено даже на основании сходства только по одному признаку (чаще всего фонетическому). Наличие всех трех признаков сходства не требуется. Однако следует принимать во внимание значимость положения, которое занимают совпадающие элементы противопоставленных торговых марок, особенно при сравнении комбинированных знаков.

4. Сходство до степени смешения в авторском праве.

В авторском праве не используется понятие «сходство до степени смешения», поскольку объекты авторского права не предназначены для индивидуализации товаров и услуг. Многие произведения являются похожими в результате выполнения в одном стиле или жанре, что само по себе не противоречит каким-либо социальным нормам и не является нарушением интеллектуальных прав. Поэтому встречающиеся ссылки судов в делах о защите авторских прав на сходство до степени смешения между двумя произведениями выглядят неубедительно и свидетельствуют о непонимании системы интеллектуальной собственности.

В авторском праве юридическое значение имеет в первую очередь факт воспроизведения или переработки охраняемого произведения. Доказательства этого должны описываться не с помощью признаков сходства до степени смешения, а с помощью таких признаков, как воспроизведение (копирование), самостоятельность, производность, имитация и т.п. Эти признаки описывают не результат, а процесс создания произведения. Дело в том, что создание разными авторами независимо и самостоятельно друг от друга двух похожих произведений не является нарушением авторских прав. Напротив, самостоятельность и независимость создания логотипа, сходного с ранее зарегистрированным товарным знаком, не приводит к правомерности его использования в качестве средства индивидуализации. Исключительное право на товарный знак в этом случае будет нарушено. Поэтому следует воздерживаться от ошибочного использования понятия «сходство до степени смешения» в авторском праве. Если же объект авторского права фактически индивидуализирует определенные товары, могут быть применены положения о защите от недобросовестной конкуренции.

Ключевые слова: сходство до степени смешения, товарные знаки, интеллектуальная собственность, признаки сходства до степени смешения

Товарные знаки: сходство до степени смешения

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ элементами нарушения исключительного права являются:

— «не санкционированное» правообладателем использование сходного с его товарным знаком обозначения;

— однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя;

— вероятность смешения как последствие незаконного использования чужого товарного знака.

Понятие «сходные товарные знаки» является собирательным, в него включаются тождественные и сходные до степени смешения обозначения. Обозначение считается тождественным с другим обозначением в целом, если оно совпадает с ним во всех элементах. В случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения (п. 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482).

На практике возможны два варианта. Первый — в обозначениях истца и ответчика совпадает слово, которое несет основную нагрузку. При этом ответчик мог специально дополнить чужой товарный знак для создания видимости отсутствия нарушения. В действительности же он рассчитывает на невнимательность потребителей, которые, не обращая внимания на нюансы, будут атрибутировать контрафактные товары оригинальному производителю. Например, кондитерская фабрика «Красная звезда» не только начала использовать, но и зарегистрировала товарный знак «Дозор буревестника» в отношении конфет, притом что ранее на компанию «Бабаевский» был зарегистрирован товарный знак «Буревестник». Суд признал данные обозначения сходными до степени смешения (см. постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017 № С01-128/2017 по делу № СИП-605/2016).

Второй вариант — предполагаемый нарушитель включил обозначение истца (речь в данном случае идет о словесной части) в самостоятельный бренд, который будет атрибутировать к нему как к источнику происхождения товара, а не к правообладателю бренда. Притом что обозначение не обладает значительной оригинальностью.

Долгое время в судебной практике господствовал подход, в соответствии с которым совпадение словесных элементов в обозначении истца и ответчика, обычно при условии однородности товаров, рассматривалось как нарушение исключительного права. Между тем в последние время подход стал более нюансированным, что заслуживает одобрения.

Так, весьма показательно в рассматриваемом аспекте дело по иску некоммерческого частного образовательного учреждения «УЭЦ „Строитель“» к частному учреждению «УЦ „Иркутский строитель“» о нарушении исключительного права истца на товарный знак «Строитель», зарегистрированный в отношении услуг 41-го класса МКТУ (см. постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2018 № С01-159/2018 по делу № А19-7251/2017).

Основанием для обращения в суд послужило то обстоятельство, что, по мнению истца, ответчик использует принадлежащий ему товарный знак в составе собственного наименования — учреждение «УЦ „Иркутский строитель“», в доменном имени сайта в интернете — ucstroitel.com, в составе контента названного сайта, а также на вывесках, в брошюрах и рекламе. Суды трех инстанций отказали в удовлетворении иска. По их мнению, из имеющихся в деле доказательств невозможно установить, что использование ответчиком слова «строитель» вводит потребителей в заблуждение относительно того, кем (истцом или ответчиком) оказываются услуги.

На первый взгляд, данная ситуация схожа со спором о товарном знаке «Буревестник»: в обозначении ответчика использовалось тождественное товарному знаку истца слово, дополненное прилагательным. Между тем в действительности данные ситуации принципиально различаются. Поясним. Товарный знак не является результатом интеллектуальной деятельности, вкладом в научно-техническое развитие. Он обладает ценностью только как идентификатор источника происхождения товара (услуг). Государство гарантирует исключительное право на него, чтобы снизить издержки потребительского выбора, обеспечить добросовестную конкуренцию. В данном случае монополия на обозначение должна охватывать лишь сферу его использования в целях индивидуализации товаров (услуг). Любые иные действия по использованию сходного с товарным знаком обозначения не представляют собой нарушения.

Правообладатели, безусловно, заинтересованы в более широкой правовой охране товарных знаков. Они предпочли бы полный контроль над своими обозначениями, пресекая абсолютно все попытки несанкционированного использования сходных с ними товарных знаков.

Вместе с тем доктрина товарных знаков последовательно отрицает подобный подход к раскрытию их сущности. Правообладатель имеет господство над товарным знаком как идентификатором товаров (услуг) конкретного производителя, но не над обозначением, зарегистрированным в качестве товарного знака. В этом заключается принципиальное отличие товарного знака как от вещи, так и от результата интеллектуальной деятельности. Вещь в юридическом смысле как объект права собственности совпадает с вещью как элементом объективной реальности. Формула патентоохраняемого объекта, определяющая объем правовой охраны, раскрывает разработанное техническое решение. Товарный знак как объект исключительного права далеко не всегда совпадает со знаком (символом) как элементом культуры и языка. Об использовании товарного знака и, соответственно, нарушении исключительного права можно говорить лишь тогда, когда он используется (с позиции потребителя, а не потенциального нарушителя) в качестве указателя на правообладателя как на источник происхождения товара. Если субъект использует обозначение в качестве своего идентификатора, как источник происхождения данного товара, то его действия не являются противоправными.

Если ваше обозначение включает неоригинальное слово, активно используемое в конкретной сфере деятельности, у вас хорошие шансы на то, что суд откажет в удовлетворении иска. Важно при этом доказать, что ваше обозначение не вводит потребителей в заблуждение.

Товарный знак до степени смешения

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *